Znaki towarowe a Wielka Brytania – praktyczny przewodnik

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Wystąpienie Wielkiej Brytanii (UK) z Unii Europejskiej (tzw. Brexit), które (po długich negocjacjach) nastąpiło ostatecznie 1 lutego 2020 r., wymagało podjęcia decyzji odnośnie dalszego obowiązywania na terytorium tego kraju instytucji wywodzących się z prawa wspólnotowego, w tym prawnej ochrony unijnych znaków towarowych.

Dotychczas bowiem wystarczyła ich rejestracja w Urzędzie UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), aby uzyskać ich ochronę na terytorium wszystkich państw członkowskich, bez konieczności dokonywania osobnych rejestracji w urzędach krajowych. Przedsiębiorcy, którzy w związku z Brexitem wyrażali obawy o dalszy status tej ochrony na terytorium Wielkiej Brytanii, mogą jednak (w większości przypadków) spać spokojnie, gdyż umowa regulująca to zagadnienie daje im możliwość jej utrzymania także po opuszczeniu wspólnoty przez UK.

Podsumowanie na start

Nie chcesz czytać całego artykułu? Zapoznaj się z naszym podsumowaniem poniżej:

  1. Skorzystanie ze szczególnych rozwiązań w zakresie przedłużenia ochrony unijnych znaków towarowych jest możliwe w przypadku ich zgłoszenia lub zarejestrowania w EUIPO przed upływem okresu przejściowego, który zakończy się 31 grudnia 2020 r.
  2. W najlepszej sytuacji znajdują się właściciele znaków towarowych, które są lub zostaną zarejestrowane w EUIPO przed 31 grudnia 2020 r. W takim przypadku, 1 stycznia 2021 r. ich znak zostanie automatycznie wpisany do brytyjskiego rejestru znaków towarowych, a ponadto będzie korzystał z uprzywilejowanej pozycji (m.in. zachowa nabytą wcześniej renomę).
  3. Znaki zgłoszone do EUIPO przed 31 grudnia 2020 r., lecz zarejestrowane po tej dacie, muszą zostać osobno zgłoszone do rejestracji w Wielkiej Brytanii (za datę zgłoszenia uznaje się jednak datę zgłoszenia do EUIPO).
  4. Po 31 grudnia 2020 r., zgłoszenie znaku do EUIPO nie da jego właścicielowi żadnych korzyści w kontekście jego rejestracji w Wielkiej Brytanii.
  5. Chociaż po automatycznym wpisie do brytyjskiego rejestru znaków towarowych, znak towarowy zaczyna funkcjonować niezależnie od znaku zarejestrowanego w rejestrze unijnym, unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa do tego ostatniego może pociągnąć za sobą analogiczne skutki dla jego brytyjskiego odpowiednika.

Rozstanie odłożone w czasie, czyli o okresie przejściowym

Mimo iż w świetle prawa, Wielka Brytania nie jest członkiem Unii Europejskiej już od 1 lutego 2020 r., nie wszystkie więzi łączące ją ze wspólnotą zostały ostatecznie zerwane. Nastąpi to dopiero wraz z upływem okresu przejściowego, który zakończy się 31 grudnia 2020 r. Warto zapamiętać tą datę, gdyż wyznaczona przez nią granica czasowa będzie decydująca dla prawnej ochrony unijnych znaków towarowych na terytorium UK po Brexicie.

Jak Brexit wpływa na unijne znaki towarowe?

Status prawny unijnych znaków towarowych po zakończeniu okresu przejściowego uzależniony jest od terminu ich rejestracji w EUIPO. Według tego kryterium można wyróżnić:

  • znaki towarowe zarejestrowane w EUIPO przed zakończeniem okresu przejściowego
  • znaki towarowe zgłoszone do rejestracji w EUIPO przed zakończeniem okresu przejściowego, lecz zarejestrowane już po jego upływie
  • znaki towarowe zgłoszone do rejestracji w EUIPO po zakończeniu okresu przejściowego.

Na marginesie należy także wspomnieć o znakach, wobec których przed upływem okresu przejściowego wszczęto postępowanie o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku i nie zdołano go zakończyć przed 31 grudnia 2020 r.

Rozwiązania prawne przyjęte w odniesieniu do powyższych kategorii znaków różnią się od siebie, dlatego konieczna jest ich osobna charakterystyka.

Unijne znaki towarowe zarejestrowane w EUIPO przed zakończeniem okresu przejściowego

W przypadku gdy 31 grudnia 2020 r., unijny znak towarowy będzie figurował w rejestrze EUIPO jako “zarejestrowany”, w dniu 1 stycznia 2021 r. zostanie on automatycznie wpisany do rejestru prowadzonego przez Urząd Zjednoczonego Królestwa ds. Własności Intelektualnej (UKIPO). Od tego momentu, prawo do znaku towarowego ulegnie rozdzieleniu pomiędzy unijny i brytyjski porządek prawny, a także – mówiąc w uproszczeniu – w każdym z nich zacznie “żyć własnym życiem”. Oznacza to, że zmiany w statusie znaku na gruncie prawa unijnego nie będą wpływały na status tego samego znaku na gruncie prawa brytyjskiego i na odwrót (wyjątkiem jest sytuacja – opisana w dalszej części artykułu – w której przed zakończeniem okresu przejściowego, względem znaku unijnego wszczęto postępowanie o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia dotyczącego go prawa).

Opisana powyżej operacja następuje w pełni automatycznie, bez konieczności podejmowania przez właścicieli znaków jakichkolwiek czynności (w szczególności składania wniosków czy uiszczania opłat). Należy zatem wystrzegać się ogłoszeń firm ostrzegających o zbliżającym się końcu okresu przejściowego i oferujących swoją (oczywiście odpłatną) pomoc w przedłużeniu ochrony znaku na terytorium Wielkiej Brytanii.

Oprócz płynnej kontynuacji ochrony po zakończeniu okresu przejściowego, unijny znak towarowy zarejestrowany w EUIPO przed 31 grudnia 2020 r. i następnie wpisany do rejestru UKIPO będzie cieszył się także następującymi przywilejami:

  • wpis znaku do rejestru UKIPO nastąpi w pełnym zakresie pod względem klas towarów i usług, w których został wcześniej zarejestrowany w EUIPO
  • znak nie będzie podlegał ponownemu badaniu pod kątem wymogów stawianych przez prawo krajowe Wielkiej Brytanii (jest to istotne choćby ze względu na obowiązujące w nim ograniczenia dotyczące np. znaków zawierających określenie “królewski” czy w inny sposób odnoszące się do monarchii)
  • data rejestracji znaku w rejestrze UKIPO będzie identyczna z datą jego rejestracji w EUIPO (zachowane zostaną także data pierwszeństwa oraz starszeństwo znaku)
  • znak zostanie objęty ochroną na terytorium Wielkiej Brytanii, choćby przed zakończeniem okresu przejściowego nie był na nim używany (przykładowo, przedsiębiorca będący właścicielem znaku, sprzedawał oznaczone nim towary wyłącznie we Francji i Niemczech). Należy jednak pamiętać, że jeżeli po zakończeniu okresu przejściowego, znak nadal nie będzie używany w UK, po pewnym czasie może zostać stwierdzone wygaśnięcie dotyczącego go prawa
  • znak, który przed zakończeniem okresu przejściowego uzyska status znaku renomowanego, zachowa go także po wpisaniu do rejestru UKIPO (dalsze utrzymanie renomy będzie jednak zależało od używania znaku na terytorium Wielkiej Brytanii).

Z uwagi na fakt, iż dalsza ochrona unijnego znaku towarowego w UK jest kontynuacją w pełnym znaczeniu tego słowa, data wygaśnięcia dotyczącego go prawa jest taka sama zarówno na gruncie prawa unijnego, jak i brytyjskiego (wpis znaku do rejestru UKIPO nie powoduje “wyzerowania” okresu ochronnego). Przykładowo, jeżeli 31 grudnia 2020 r., termin wygaśnięcia prawa do znaku zarejestrowanego w EUIPO będzie przypadał 1 czerwca 2024 r., prawo do tego znaku, które następnego dnia zostanie ujawnione w rejestrze UKIPO, również wygaśnie 1 czerwca 2024 r.

W razie chęci przedłużenia okresu ochronnego, właściciel znaku będzie musiał uiścić w tym celu odpowiednią opłatę, przy czym to od jego decyzji będzie zależało, czy przedłużenie nastąpi zarówno w UE, jak i w UK (co wymaga wniesienia osobnych opłat do EUIPO i UKIPO), czy tylko na jednym z tych terytoriów. Należy przy tym zaznaczyć, że wygaśnięcie prawa do znaku na jednym z nich, w żaden sposób nie wpłynie na prawny status tego znaku na drugim.

Znaki towarowe zgłoszone do rejestracji w EUIPO przed zakończeniem okresu przejściowego, lecz zarejestrowane już po jego zakończeniu

Właściciele znaków towarowych, którzy wprawdzie dokonali bądź dokonają ich zgłoszenia w EUIPO do 31 grudnia 2020 r., lecz rejestrację uzyskają dopiero po tej dacie, niestety nie znajdą się w równie komfortowej sytuacji jak ich bardziej zapobiegawczy konkurenci. Przede wszystkim nie będą mogli skorzystać z dobrodziejstwa automatycznego wpisania unijnego znaku towarowego do rejestru UKIPO (konieczne będzie dokonanie w tym celu odrębnego zgłoszenia) oraz większości opisanych w poprzednim akapicie przywilejów (m.in. zachowania renomy i braku badania zgodności znaku z prawem brytyjskim).

Chociaż jedyną dostępną dla nich korzyścią jest uznanie, że zgłoszenie znaku towarowego w UKIPO nastąpiło w momencie jego wcześniejszego zgłoszenia do EUIPO (ponadto zachowane zostaną data pierwszeństwa oraz starszeństwo znaku), dla przedsiębiorców, którzy planują prowadzić dalszą działalność na terytorium Wielkiej Brytanii, nadal pozostaje to atrakcyjna opcja.

Działania, jakie powinien podjąć właściciel znaku, który nie zdoła zyskać jego rejestracji w EUIPO przed zakończeniem okresu przejściowego, ilustruje poniższy przykład:

„Przedsiębiorca dokonuje zgłoszenia znaku towarowego w EUIPO w dniu 20 grudnia 2020 r., a jego rejestrację uzyskuje 20 maja 2021 r. Z uwagi na fakt, iż chce zarejestrować swój znak również na terytorium UK, 25 maja 2021 r. dokonuje zgłoszenia tego samego znaku dla tych samych towarów i usług w UKIPO (co wiąże się z uiszczeniem osobnej opłaty i badaniem znaku pod kątem zgodności z brytyjskim prawem). W takim przypadku, za datę wpłynięcia zgłoszenia do UKIPO uznaje się nie 25 maja 2021 r, lecz 20 grudnia 2020 r., czyli datę pierwotnego zgłoszenia w EUIPO”

Zachowanie daty zgłoszenia w EUIPO ma istotne znaczenie choćby w kontekście działalności nieuczciwych przedsiębiorców, którzy w celu zaszkodzenia konkurentowi, mogą po zakończeniu okresu przejściowego dokonać zgłoszenia identycznego znaku wyłącznie w UKIPO, tym sposobem wyprzedzając jego prawowitego właściciela. Opisywany mechanizm może jednak zniwelować skutki takich działań, co pokazuje kolejny przykład:

„Przedsiębiorca A dokonuje zgłoszenia znaku towarowego w EUIPO w dniu 20 grudnia 2020 r., a jego rejestrację uzyskuje 20 maja 2021 r. W międzyczasie, jego nieuczciwy konkurent (Przedsiębiorca B) już 1 stycznia 2021 r. składa wniosek o rejestrację znaku towarowego w UKIPO i uzyskuje rejestrację 10 maja 2021 r. Jeżeli jednak Przedsiębiorca A złoży 25 maja 2021 r. wniosek o rejestrację w UKIPO znaku zarejestrowanego wcześniej w EUIPO, znak Przedsiębiorcy B będzie mógł zostać unieważniony jako zgłoszony później (datą zgłoszenia znaku Przedsiębiorcy A do UKIPO nie będzie bowiem 25 maja 2021 r., lecz 20 grudnia 2020 r., czyli data zgłoszenia tego znaku do EUIPO)”

Chociaż zgłoszenie znaku w UKIPO może zostać dokonane dopiero po zakończeniu okresu przejściowego (czyli najwcześniej 1 stycznia 2021 r.), można uczynić to przed rejestracją znaku w EUIPO. Na chwilę obecną nie są jeszcze znane szczegóły brytyjskiej procedury mającej na celu uznanie daty zgłoszenia znaku w EUIPO za datę zgłoszenia w UKIPO, lecz prawdopodobnie będzie sprowadzała się ona do uzupełniania odpowiedniej rubryki w formularzu zgłoszeniowym oraz dołączenia do niego dowodu potwierdzającego datę zgłoszenia znaku w EUIPO w okresie przejściowym.

Znaki towarowe zgłoszone do rejestracji w EUIPO po zakończeniu okresu przejściowego

Zgłoszenie znaku towarowego, które wpłynie do EUIPO po zakończeniu okresu przejściowego (czyli po 31 grudnia 2020 r.) nie będzie dawało jego właścicielowi żadnych dodatkowych korzyści przy ubieganiu się o rejestrację tego samego znaku na terytorium UK. Z punktu widzenia prawa brytyjskiego, jego zgłoszenie będzie traktowane tak samo, jak zgłoszenia dokonywane przez inne podmioty zagraniczne.

Wpływ postępowania o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku jego status prawny po zakończeniu okresu przejściowego

Mimo iż – jak zasygnalizowano wcześniej – po automatycznym wpisaniu unijnego znaku towarowego do rejestru UKIPO, zaczyna on “żyć w brytyjskim porządku prawnym własnym życiem” (niezależnym od “życia” jego odpowiednika w porządku prawnym UE), możliwa jest sytuacja, w której zmiana statusu znaku unijnego spowoduje analogiczną zmianę statusu “znaku brytyjskiego”. Stanie się tak w przypadku, gdy postępowanie o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku unijnego wszczęte przez EUIPO przed 31 grudnia 2020 r. i zakończone po tej dacie, będzie skutkowało unieważnieniem lub stwierdzeniem wygaśnięcia tego prawa, co automatycznie pociągnie za sobą takie same skutki dla jego brytyjskiego odpowiednika (UKIPO nie będzie musiał w tym celu prowadzić odrębnego postępowania). “Znak brytyjski” może jednak uniknąć tego losu, jeżeli unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku unijnego nastąpi na podstawie niewystępującej w porządku prawnym UK.


Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?
Napisz do mnie na m.korol@creativa-legal.com

Podsumowanie

Rozwiązania przyjęte w zakresie ochrony unijnych znaków towarowych w Wielkiej Brytanii po opuszczeniu przez nią UE należy ocenić jako sprzyjające właścicielom znaków już zarejestrowanych lub zgłoszonych do EUIPO krótko po Brexicie. Zważywszy, że postępowanie rejestrowe trwa w najlepszym wypadku kilka miesięcy, przedsiębiorcy, którzy dokonali zgłoszenia w późniejszym terminie, raczej nie zdołają uzyskać prawa do znaku przed końcem okresu przejściowego. Nadal jednak istnieje możliwość skorzystania z pewnych udogodnień przy późniejszej rejestracji znaku w UK (choćby zachowanie daty zgłoszenia w EUIPO jako daty zgłoszenia w UKIPO), dlatego w razie chęci dalszego prowadzenia działalności w tym kraju, warto ją rozważyć.

Przydał Ci się ten artykuł? Udostępnij go!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Weź udział w dyskusji, napisz komentarz!

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content